[특허, 톡!] 비즈니스 성패 좌우하는 FTO 분석

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

기업이 새로운 제품 또는 서비스를 출시하는 경우 FTO(Freedom to Operate) 분석이 필수적으로 이루어진다. FTO 분석은 그 용어 자체가 의미하듯이 자유로이 사업을 실시할 수 있는지를 분석하는 것으로 특허침해분석과 실질적으로 동일하다. FTO 분석은 이외에도 특허권을 판매하거나 라이선싱하는 경우에도 이루어질 수 있다. 특허권이 존재하더라도 선등록 특허권과 이용관계에 해당하여 선특허권자의 허락 없이는 실시할 수 없는 경우가 존재할 수 있기 때문이다.

일반적으로 기업 특허담당자의 업무 중에서 상당한 비중이 FTO 분석에 해당한다. 기업은 지속적인 연구·개발을 수행하고 주기적으로 새로운 제품 또는 서비스를 출시하기 때문이다. FTO 분석은 선행 특허권의 침해분석을 통해 주로 수행되므로 언뜻 명확하고 간단한 것으로 보이지만 실제로는 매우 난해한 업무이다.

FTO 분석 시점에서 존재하는 특허는 등록 특허, 공개 특허, 미공개 특허로 구분할 수 있다. 등록 특허는 이미 등록되어 권리범위가 확정된 특허이며, 공개 특허는 심사 중이어서 권리범위가 미확정인 특허이며, 미공개 특허는 출원은 되었지만 아직 공개 전인 특허를 의미한다.

일단 등록된 특허는 권리범위가 확정되었으므로 특허 청구항과 제품 또는 서비스의 구성요소 대비를 통해 침해 여부를 판단할 수 있다. 이때 속지주의 원칙상 권리는 국가별로 구별되므로 국가별 등록 특허를 별도로 판단하여야 하며, 국가별 특허심사 히스토리를 권리범위 해석에 참고할 수 있다. 가장 유의해야 할 점은 해당 특허의 분할출원 또는 계속출원이 계류 중인지를 체크해야 한다는 점이다. 분할출원이 있는 경우 권리범위가 변경 또는 확장될 수 있으므로 심사이력을 지속적으로 모니터링하여야 한다.

공개 특허는 아직 심사 중인 특허이므로 FTO 분석에서 가장 취급하기 어려운 부분이다. 우선 보수적으로 공개된 특허 청구항 기준으로 FTO 분석을 수행하되 자체 선행기술조사, 특허청의 심사의견을 참고하여 자유실시가 가능한 범위를 능동적으로 판단할 필요가 있다. 사업상 실시가 필요한 중요 기술이라면 무효자료조사 수준의 선행기술조사를 통해 자유기술영역을 확보하는 것이 매우 중요하다.

특허는 출원 이후 1년 6개월 이후 공개되므로 FTO 분석일로부터 약 1년 6개월 이전부터 출원된 특허는 미공개 상태이다. 사업화를 진행하면 공지·공용 기술이 되므로 FTO 분석은 사업화 시점 이후 약 1년 6개월까지 계속 수행될 필요가 있다.

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사